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REGISTRAZIONE DEL MARCHIO, LA RICERCA DI ANTERIORITÀ

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Prima di procedere alla registrazione di un marchio è di fondamentale importanza affidarsi a professionisti qualificati che svolgano una ricerca di anteriorità.

Ma vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

RICERCA DI ANTERIORITÀ: COS’È E A COSA SERVE

La ricerca di anteriorità è l’attività principale qualora si voglia procedere alla registrazione di un nuovo marchio.

Tale attività riguarda essenzialmente una ricerca, effettuata prima di depositare il marchio presso l’Ufficio Marchi, che verifichi una potenziale pericolosità del vostro marchio relativa, tra le altre cose, ad un possibile conflitto con altri marchi.

Tale conflitto potrebbe essere generato da marchi simili o marchi uguali, i quali potrebbero condurre ad una Opposizione da parte dei titolari che hanno registrato il marchio precedentemente a voi.

A tale proposito è necessaria una precisazione, non tanto rispetto al concetto di marchio uguale, quanto a quello di marchio simile: sono definiti marchi simili tutti quei marchi che presentano, anche alternativamente, una assonanza fonetica, visiva o concettuale rispetto al marchio per cui si vuole procedere a registrazione.

Alcuni esempi per comprendere al meglio il concetto di marchio simile: assonanza visiva è il caso di 2121 e Z1Z1; assonanza fonetica è Day e Dei; assonanza concettuale è Sky e Cielo.

In sostanza, quindi, il vostro marchio dovrà avere la caratteristica della novità, rispetto a servizi o prodotti affini.

Si ricorda, infatti, che la ricerca dovrà essere effettuata esclusivamente rispetto alla classe di servizi e prodotti per i quali si richiede la registrazione. Al momento della registrazione si potrà ottenere il diritto all’esclusiva unicamente per la classe prescelta in base alla Classificazione di Nizza.

Si è già anticipato che la ricerca di anteriorità ha il fine di prevenire i rischi relativi ad una eventuale Opposizione. Tale Opposizione è un procedimento amministrativo mediante il quale l’opponente, ossia il titolare che ha proceduto a registrare il marchio prima di voi, chiede il rigetto di una domanda di registrazione.

Mediante tale procedimento, l’opponente, richiede il non utilizzo del marchio registrato – il quale risulta essere in opposizione al proprio e presenta una situazione di confusione – e, nel peggiore dei casi, potrebbe richiedere anche un risarcimento per i danni eventualmente cagionati.

RICERCA DI ANTERIORITÀ: QUANDO EFFETTUARLA E COME PROCEDERE

La ricerca di anteriorità dovrebbe essere effettuata il prima possibile in virtù del fatto che i possibili rischi non si esauriscono con la sussistenza di marchi uguali o simili. Inoltre, essendo una attività molto complessa, sarebbe meglio affidarsi sin da subito a professionisti del settore.

L’ideale sarebbe procedere a ricerca di anteriorità ancora prima di costituire una Società o mettersi sul mercato; tuttavia, capita spesso, che la ricerca venga effettuata posteriormente e ci si ritrovi a dover sanare situazioni pregresse.

Per poter procedere alla ricerca occorre precisare che la stessa – la quale potrà avvenire tramite database privati o pubblici – avrà il fine di prendere in considerazione tutti i marchi che sono stati depositati sul territorio nazionale, qualora il richiedente voglia procedere a registrazione di marchio italiano.

È necessario prestare attenzione al fatto che, i marchi validi in Italia, non sono soltanto quelli depositati all’UIBM ma anche quelli dell’Unione Europea ed Internazionali, quando l’Italia sia stata indicata tra i paesi di validità.

Nelle medesima situazione, chiunque voglia procedere alla registrazione di un marchio Europeo: la verifica dovrà riguardare non soltanto i marchi dell’Unione Europea, ma anche quelli italiani ed Internazionali, per i quali sia stata richiesta la validità all’interno dell’Unione Europea.

Qualora poi la ricerca di anteriorità restituisca uno o più risultati simili sarà necessario valutare, possibilmente con il professionista prescelto, una strategia di registrazione.

RICERCA DI ANTERIORITÀ E L’IMPORTANZA DI AFFIDARSI AD ESPERTI

Come facilmente desumibile dalla descrizione sopra effettuata la ricerca di anteriorità è una attività di fondamentale importanza ma anche molto complessa.

Sono molteplici gli elementi da prendere in considerazione e soltanto un esperto può essere in grado di effettuarla senza dimenticare nessun elemento primario che potrebbe compromettere la ricerca stessa.

A titolo esemplificativo, qualora si proceda a ricerca di anteriorità rispetto alla novità di un marchio italiano, ci si potrebbe dimenticare di verificare i marchi nazionali depositati, negli ultimi sei mesi, all’estero.

Questo è soltanto un esempio, ma potremmo farne innumerevoli, proprio in virtù della complessità dell’attività in essere.

Inoltre, anche affidandosi a software, questi dovranno essere interpretati ed applicati con particolare cura rispetto al caso specifico.

Per queste ragioni, si consiglia di affidarsi a professionisti esperti che possano garantire il buon esito di una attività di registrazione del proprio marchio mediante una ricerca di anteriorità effettuata scrupolosamente e che consenta una tutela integrale.

Puoi contattare il nostro numero verde o raggiungerci presso la nostra sede legale a Bari per una valutazione del tuo marchio.

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